知財関連コラム

特許実務雑感36

 審査官は、進歩性欠如に関する拒絶理由を通知する場合、関連する先行技術文献の中から主引用文献を特定し、これと出願発明との一致点相違点を明らかにし、相違点を開示する副引用文献を参照して、これらを関連付けできるか否かの論理付を行います。論理付としては動機付けとなる記載があるか否かで決まることが多い。前述したように、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆などが考慮され、主引用発明からの設計変更、先行技術の単なる寄せ集め或いは相違点が当業者の技術常識程度であれば進歩性が否定される場合が多い。近年は技術分野が近く課題が共通していれば、進歩性を否定される場合が多いと感じる。このときの引用文献どうしの組み合わせや当業者の技術常識の認定が、極めて恣意的であると思われる場合があり、思わず「コノヤロウ」と心の中で叫ぶ場合があります。特に先行技術調査をしたにも関わらず、古い特許文献を引用して拒絶された場合には調査漏れの反省と特許への期待感が裏切られ不意打ちをくらったような、まさかの状態となります。そんなときでも諦めないで冷静に対応することが肝要です。予め補正案を作って審査官にFAXし審査官面接することにより、特許への可能性を探ることができますし、出願から1年以内なら国内優先権主張出願で置き換え、審査請求費用は半分程無駄になりますが公開前なら出願を取り下げて出し直すこともできます。補正する場合、余計な限定事項をできる限り省きたいため、当初請求項に単純に加筆修正するだけならそれでよいのですが、当初請求項を大幅に変更する補正をする場合には、新規事項追加にならないように留意が必要です。

弁理士 平井 善博

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